ARTÍCULO DE SERGIO AMENÁBAR Y JUAN CRISTÓBAL GUZMÁN EN LA WORLD TRADEMARK REVIEW

06 / 12 / 2023

“Evidencia electrónica en procedimientos de nulidad: tribunal de apelación emite decisión histórica” es el título del artículo del reciente artículo publicado en la prestigiosa revista World Trademark Review, escrito por el asesor sénior de Villaseca Abogados, Sergio Amenábar y el asociado Juan Cristóbal Guzmán.

A continuación, reproducimos íntegramente el artículo. Este fue divulgado originalmente por WTR Daily, parte de World Trademark Review, en octubre de 2023. Para más información, visite www.worldtrademarkreview.com.

EVIDENCIA ELECTRÓNICA EN PROCEDIMIENTOS DE CANCELACIÓN: TRIBUNAL DE APELACIÓN EMITE DECISIÓN HISTÓRICA

· Los documentos electrónicos rara vez son aceptados como prueba completa por los tribunales chilenos.

· En procedimientos de nulidad de marcas recientes, el demandante presentó evidencia electrónica en un intento por demostrar el uso previo de la marca en disputa.

· El Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial respaldó la acción, lo que resultó en la cancelación de la marca del registro.

En procedimientos recientes ante el Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial, un ciudadano chileno, Ricardo Denevi Miranda, alegó ser el primer adoptante de la marca MANHATTAN para distinguir ‘servicios de restaurante’. Miranda afirmó que la titular registrada de dicha marca, Gladys Tevah Carrasco, había actuado de mala fe al registrar una marca reconocida de un tercero, y había actuado en contra de las buenas prácticas comerciales al obtener la protección de la marca. Por lo tanto, el registro era nulo de acuerdo con las normas legales chilenas aplicables, así como con el Artículo 10 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se refiere a la mala fe.

Cuando el demandante presentó la acción correspondiente, el demandado no la respondió, lo que, de acuerdo con la ley de procedimiento legal, no implica la aceptación de la demanda. Por lo tanto, el demandante también tuvo que probar sus alegaciones para tener éxito en este caso. Para ello, fue necesario que el demandante demostrara el uso público previo de MANHATTAN antes del registro de ese signo distintivo por el demandado. Según resoluciones precedentes, esto era muy difícil de lograr únicamente mediante evidencia electrónica, ya que la ley procesal chilena impone requisitos muy formales para la presentación de pruebas en litigios.

Sin embargo, el demandante presentó evidencia electrónica en un intento de mejorar su posición. En particular, presentó evidencia certificada por un notario público como idéntica al material original mostrado en una computadora, lo que, según el demandante, garantizaba su autenticidad y las fechas mostradas digitalmente. Es importante destacar que el tribunal rara vez acepta documentos electrónicos como prueba completa, ya que casi siempre se requieren documentos físicos tanto en el Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial como en la Corte Suprema.

Finalmente, entre las pruebas presentadas por el demandante, el documento más antiguo era una copia de 1995 de la conocida revista chilena Rock Pop, que en un extenso artículo afirmaba que ‘el lugar clásico para terminar una fiesta es la tienda Manhattan, ubicada en el nuevo puente en Concepción’. Concepción, es una ciudad ubicada en el centro-sur de Chile, y es una de las principales ciudades del país y forma parte de una de las regiones muy industrializadas de Chile .

El Tribunal de Apelaciones de Propiedad Industrial, en una decisión histórica que será fundamental para los propietarios y profesionales que ejercen en el área de la propiedad Industrial debido al tipo de evidencia utilizada, aceptó la acción de nulidad. La decisión se hizo efectiva y cumplió en julio de 2023, lo que resultó en la eliminación de la marca en disputa del Registro chileno.