“Importantes modificaciones a la ley de propiedad industrial: lo que necesita saber” es el título del reciente artículo publicado en la prestigiosa revista World Trademark Review, escrito por el asesor sénior de Villaseca Abogados, Sergio Amenábar, y la asociada Carol Schmeisser.

A continuación, reproducimos íntegramente el artículo. Este fue divulgado originalmente por WTR Daily, parte de World Trademark Review, el 28 de mayo de 2021. Para más información, visite www.worldtrademarkreview.com.

Cabe señalar que el control previo de constitucionalidad al que se hace mención fue resuelto con fecha 10 de junio de 2021, y este 5 de julio la ley fue publicada en el Diario Oficial.

 

Modificaciones importantes a la ley de propiedad industrial: lo que necesita saber

El 21 de abril de 2021 el Congreso chileno aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley de Propiedad Industrial vigente, que data de 1991 y fue modificado por última vez en 2012. El proyecto de ley introduce varias modificaciones procesales y sustantivas, y ahora debe ser aprobado por la Corte Constitucional. Se espera que esto ocurra en los próximos meses.

Esta actualización destaca las principales modificaciones sustantivas a la Ley de Propiedad Industrial.

Nuevos tipos de marcas

Las marcas olfativas y tridimensionales ahora se incluyen como signos registrables.

Cancelación por no uso

El registro de una marca puede cancelarse total o parcialmente si:

•   Transcurridos cinco años desde la fecha de registro, no ha sido objeto de uso real y efectivo dentro del territorio  nacional, por el titular o por un tercero con su consentimiento, para distinguir uno o más de los productos y/ o servicios para los cuales haya sido concedida; o si dicho uso se ha suspendido ininterrumpidamente por el mismo período; y
•   si su titular ha provocado o tolerado su transformación en la designación usual de un producto o servicio para el que está registrado, de modo que ha perdido su fuerza o capacidad para distinguir el producto o servicio al que se aplica.

La declaración de caducidad debe ser solicitada por un tercero interesado y no puede ser realizada por el INAPI de oficio. La carga de la prueba recae en el titular del registro, que puede utilizar todos los medios probatorios incluidos en la Ley de Propiedad Industrial.

Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y constituyan un obstáculo para el uso de la marca, tales como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos.

Infracción penal de marca registrada

La nueva ley modifica las disposiciones sobre infracción de marca, imponiendo penas de prisión de 541 a 1.095 días por las siguientes conductas:

• la falsificación de una marca registrada para los mismos productos o servicios;

• la fabricación o introducción en el país de objetos que ostenten marcas registradas, Con fines de lucro y para su distribución comercial y

• la posesión para la comercialización o la comercialización directa de productos que ostenten falsificaciones de marcas ya registradas para los mismos productos o servicios.

Incompatibilidad de las indicaciones geográficas o denominaciones de origen con otros signos

Las modificaciones aclaran cuestiones que habían surgido anteriormente a este respecto. La nueva ley establece que los siguientes signos no pueden ser reconocidos como indicaciones geográficas o denominaciones de origen:

• aquellos que gráfica, fonética o conceptualmente se asemejen, de forma que puedan confundirse con otros signos distintivos previamente solicitados o registrados de buena fe para productos o servicios idénticos o relacionados;

• aquellos que puedan dar lugar a confusión con otro signo distintivo, que no está registrado pero que está siendo real y efectivamente utilizado de buena fe por un tercero para los mismos productos o servicios o para ellos; y

• Los que reproduzcan total o parcialmente una marca notoria, denominación de origen o indicación geográfica conocida en Chile en relación con cualquier tipo de mercancía, cuando ello pueda generar confusión o constituir competencia desleal, o pueda diluir su poder distintivo cuando sea probable que tal el registro o uso ulterior puede dañar los intereses del titular del signo distintivo notorio.

Comentario

El proyecto de ley recientemente aprobado constituye un hito legislativo muy importante. Algunos elementos, como la introducción de acciones de cancelación por no uso y el reconocimiento de marcas comerciales no tradicionales, han estado sobre la mesa durante años. Así, el proyecto de ley representa un paso crucial para implementar la modernización del Estado chileno en lo que a propiedad industrial se refiere.