Columna de opinión de Max Villaseca, socio de Villaseca Abogados, líder del área de Marcas, publicada originalmente en El Mercurio Legal.

 

Hasta hace muy poco Chile era parte de la lista corta de países que no exigían el uso comercial efectivo para la conservación de un registro marcario, a lo que se puso término con la reciente modificación de la Ley 19.039 sobre Propiedad Industrial. Esta acaba de superar con éxito el examen preventivo, por contener normas propias de la Ley Orgánica Constitucional, al que ha sido sometida por el  Tribunal Constitucional, donde fue enviada con fecha 20 de abril de 2021.

Sin embargo, la modificación aprobada sobre el uso efectivo de marca desperdicia la oportunidad de ponerse realmente al día en esta materia. ¿La causa? La nueva norma opta sólo por la cancelación a petición de parte del registro marcario en cuestión, en caso de acreditarse por un tercero su falta de uso durante un período de 5 años a partir de la fecha de concesión del registro.

En efecto, la cancelación por falta de uso, a petición de parte, resulta en parte ineficaz ya que, según la experiencia mundial, ocurrirá en forma muy esporádica cuando confluya algún conflicto de interés con un tercero. Esto no solucionará la saturación del Registro Marcario Chileno que debe ser mantenido y actualizado por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), invirtiendo en dicha tarea grandes sumas de dinero del erario nacional.

Tampoco soluciona el abuso de empresas que registran numerosas marcas defensivas que no utilizarán en nuestro país, con el único objetivo de obstaculizar la entrada al país de productos y/o servicios que son distinguidos con marcas idénticas o similares a las registradas localmente. Ello, distorsiona la libre competencia que debe existir entre productos nacionales e importados, haciendo posible que se utilice a las marcas comerciales como herramientas de distorsión del mercado, en vez de medios que faciliten la correcta identificación de productos y servicios.

Mediante la institución de la caducidad por no uso, declarada de oficio por la autoridad, en países como en Estados Unidos se ha logrado que detrás de cada marca registrada haya realmente un producto, establecimiento o servicio funcionando activamente en el comercio. De esta forma, las marcas se han transformado en herramientas muy efectivas de creación de empleo y actividad comercial e industrial, declarándose la caducidad de oficio por la Oficina de Marcas de dicho país (USPTO) de todas aquellas “marcas de papel” y manteniéndose sólo las denominadas “marcas con chimenea”, es decir, aquellas que su titular ha podido acreditar que protegen una fábrica de productos o bien una empresa de servicios.

Las opciones que pueden usarse para fundar una solicitud de registro de una marca en los Estados Unidos son:

–           Uso actual en el comercio: significa que la marca ya se está usando en el comercio en EEUU, lo que deberá ser acreditado junto a la solicitud de marca.

–           Intención de uso: implica que el titular que solicita el registro se compromete a utilizar la marca en el comercio de EEUU en un futuro inmediato. En este caso será necesario aportar posteriormente una Declaración de Uso para que sea concedido su registro.

–           Solicitud basada en un registro de marca del país del titular: en este el titular deberá acompañar el Certificado de Registro local.

Volviendo a Chile, consideramos que si bien es un avance que la legislación plantee el uso efectivo de marca, se ha perdido una oportunidad al incluir únicamente la petición de cancelación por parte interesada como mecanismo de control, en lugar de determinar diferentes condiciones, como ocurre en Estados Unidos.

Si queremos que la incorporación de la anhelada institución del uso obligatorio de las marcas sea realmente efectiva y, de paso, se transforme en un motor de actividad económica y generación de empleo, tan necesarios para ayudar al país salir de la crisis social,  sanitaria y económica que lo ha sacudido por ya cerca de dos años,  debemos atrevernos a hacer grandes cambios que obliguen a los titulares de las miles de marcas registradas en Chile a emprender alguna actividad comercial o industrial tras cada una de ellas.