CORTE SUPREMA DE CHILE DESCONOCE EFECTOS DE LA PRESCRIPCIÓN CUANDO MARCA HA SIDO USADA  DE MALA  FÉ POR EL REGISTRANTE ILEGÍTIMO

05 / 03 / 2011

El 21 de enero de 2011, la Corte Suprema chilena revocó una decisión del Tribunal de Propiedad Industrial de  Apelaciones en la que éste había rechazado la acción de O’Neill Europe BV para la cancelación de la marca  O’Neill, propiedad de Jorge Halabi. El Tribunal Supremo ordenó la cancelación de la marca O’Neill, que  fue registrada para productos comprendidos en las clases 9, 12, 25 y 28 del clasificador de Niza.

El Tribunal de Apelaciones había rechazado la acción de nulidad por considerar que prescrito – el registro atacado había sido concedido bajo la Ley de 1931, que  se mantuvo en vigor hasta 1991, cuando el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, fue ratificado  por Chile y la antigua ley fue sustituida por la Ley de Propiedad Industrial (19.039/1991).

El Tribunal de Apelaciones señaló que la marca O’Neill había sido registrada por Halabi el 28 de septiembre 1983 y había sido utilizada desde 1988. La Corte de Apelaciones concluye de este modo que la acción de cancelación había caducado, porque fue presentada en septiembre del 2002. En consecuencia, la acción de O’Neill fue rechazada.
La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones por los siguientes motivos:

– Es cierto que el registro de O’Neill había sido concedido en 1983 y que la marca había sido usada desde 1988. Sin embargo, el uso de la marca por parte de  Halabi  fue de mala fé y, por tanto, no debería haber operado en su favor.
– La mala fe de Halabi era obvia dada la identidad de las marcas involucradas. El tribunal señaló que  O’Neill fue el primero en proteger la marca O’Neill sobre una base internacional, y que Halaba había registrado la marca para los mismos productos que los contemplados en el registro de O’Neill. Por lo tanto,  era poco probable que Halabi hubiera registrado la misma marca en Chile por casualidad. El tribunal subrayó que este criterio para establecer  mala fe ya había sido reconocido
por los tribunales de propiedad industrial.
– Cuando el Convenio de París entró en vigor en Chile en 1991, el estatuto de limitaciones no empezaba a funcionar debido a la falta de uso de buena fé de la marca por Halabi. Por lo tanto, la base adecuada para decidir el caso fue el artículo 6bis del Convenio de París, que establece que no hay límite de tiempo para solicitar la cancelación de una marca registrada de mala fé. En consecuencia, la prescripción no podría haber extinguido la acción de O’Neill para la cancelación de la marca de Halabi, independientemente de la fecha en que el registro fue otorgado.

La decisión de la Corte Suprema es de importancia práctica, ya que reconoce que los registros obtenidos y utilizados de mala fé bajo  la antigua ley pueden ser impugnados en cualquier momento, incluso en el país donde las marcas  han sido utilizadas durante dos años o más a partir de la fecha del registro.

Es importante destacar que en Chile, las decisiones judiciales tienen un efecto sólo para el caso particular.  Sin embargo, las razones aducidas por la Corte Suprema constituyen un mensaje poderoso para casos futuros.

Para mayor información, por favor contactar a Sergio Amenábar: samenabar@villaseca.cl.

NOTA: Este artículo fue originalmente publicado por World Trademark Review Daily el 16 de Febrero del 2011.